Colombani Avocat
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N°TVA :

Appréciation du risque de confusion entre marques européennes: Les premiers seront les derniers!
27/10/2007

Si l'on peut penser que l'objet spécifique d'une marque, d'un brevet ou d'un modèle est le même quel que soit le titre en cause, il y a une confusion qui est source de malentendus qui consisterait à penser que le régime des titre d'essence nationale est indentique à celui des titres communautaires.

La CJCE comment en la matière parfois des approximations.

Ainsi dans la décision PUMA/SABEL la cour décide après une description remarquable de la méthode d'analyse d'une contrefaçon par imitation que la marque antérieure ne jouirait pas d'une protection au plan national car elle serait "dépourvue de caractère imaginaire".

"25. Toutefois, dans des circonstances telles que celles de l'espèce au principal, où la marque

antérieure ne jouit pas d'une notoriété particulière et consiste en une image présentant peu

d'éléments imaginaires, la simple similitude conceptuelle entre les marques ne suffit pas

pour créer un risque de confusion."

Pour un français la vertu principale d'une marque est d'être distinctive et le fait d'être imaginaire ne confère pas son caractère distinctif à une marque!

Par exemple un fauteuil stylisé serait une mauvaise marque pour désigner des chaises ou des produits similaires en dépit de l'imagination du dessinateur de la marque!

Avec cet oeil si l'on regarde au plan national l'appréciation des oppositions effectuées devant les offices de pays d'Europe qui parlent plusieurs langues il est possible de trouver des trésors d'appréciation du risque de confusion et de saluer le travail des acteurs.

Ainsi, je citerai la décision rendue par le Bureau Bénélux des Marques en matière d'OPPOSITION

du 5 septembre 2005 Nº 2000019.

La Manufacture de Tabacs Heintz van Landewyck, était opposée à Carrefour sur l'enregistrement au Bénélux de la marque figurative "1", introduite Le 23 avril 2004 par Carrefour et limitée pour le territoire Benelux aux produits en classes 01, 02, 06, 07, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 27 et 34.

L'opposition est basée sur la marque verbale Benelux antérieure FIRST.

(enregistrement Benelux 401146) déposée le 30 juillet 1984 pour des produits dans la classe 34.

Le débat portait sur l'appréciation du risque de confusion entre des produits destinés aux fumeurs et présentés aux consommateurs revêtus des signes en cause.

Pour ne pas reçevoir l'opposition, l'office Bénélux se livre à une analyse du risque de confusion qui repose sur les critères posés par la Cour de Justice et aujourd'hui admis comme un "guide logique" mais introduit des subtilités linguistiques qui sont prodigieusement intéressantes de mon point de vue.

Le Bureau Benelux s'appuuie sur l'arrêt PUMA en employant le mot "distinctif" pour conférer une autorité potentielle à une marque antérieure, ce mot étant pris dans sa sémantique "communautaire".

"62. Il convient de relever que le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère

distinctif de la marque antérieure s'avère important. Il ne saurait dès lors être exclu que la similitude

conceptuelle découlant du fait que deux marques utilisent des images qui concordent dans leur contenu

sémantique puisse créer un risque de confusion dans le cas où la marque antérieure possède un

caractère distinctif particulier, soit intrinsèquement, soit grâce à la notoriété dont elle jouit auprès du

public (arrêt Sabel point 24, arrêt Canon point 18, déjà cités). Par conséquent, la similitude conceptuelle

sous-jacente est généralement insuffisante pour conclure à l'existence d'une confusion, à moins que la

marque antérieure ne possède un caractère distinctif particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En

outre, quelques différences dans la représentation d'éléments et de symboles communs peuvent suffire

à exclure le risque de confusion, et ce même en l'absence de modification du concept sous-jacent."

En effet, pour l'examinateur, la notoriété de la marque FIRST pour des produits du tabac a fait peu de cas.

Il n'est pas certain que la décision serait identique partout dans le monde.

Après avoir comparé les produits, l'office procède à la comparaison des signes, je ne résiste pas à la citation de l'analyse de la partie phonétique des marques en cause:

"45. La marque postérieure sera indiquée phonétiquement –selon la langue du consommateur

confronté avec la marque- comme « un » (par le consommateur francophone), « één » (par le

consommateur néerlandophone), ou « ein(s) » (par un consommateur germanophone) ou le « numéro

1 », « nummer één» ou « nummer ein(s). Exceptionnellement, le signe sera perçu comme « one » ou

« number one » en anglais.

46. Dans aucun des cas précités, il n'est question d´une similarité. Dès lors, les signes ne sont pas

ressemblants sur le plan phonétique."

Ceci posé, l'office poursuit sur le plan de l'analyse conceptuelle des ressemblances:

"Dès lors, le Bureau constate que les deux signes contiennent une indication louangeuse et font

référence à une qualité ou une valeur des produits et les deux signes ont un rapport avec le chiffre

« 1 », la marque antérieure composée du nombre ordinal à savoir « first » et la marque postérieure en

utilisant le chiffre « 1 » comme numéral dans l´ensemble du signe.

51. Néanmoins, ce rapport est insuffisant pour considérer que les signes sont similaires sur le plan

conceptuel."

Autrement dit il faut avoir du recul pour affirmer que FIRST n'est pas distinctif (faute de caractère imaginaire) pour désigner des produits du tabac ou alors il faut bien connaitre les langues de l'Europe!

Les critéres de validité d'une marque ou son admissibilité à l'enregistrement vont continuer à varier d'un Etat à l'autre et d'un Régime à l'autre.

Cela pourrait faire l'objet d'une étude à part entière.

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