Colombani Avocat
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Brevets, Contrefaçon par importation: rappel!
04/12/2008

La société Bricogite offrait à la vente en France dans un magasin de grande surface des tronçonneuses, fabriquées par la société de droit japonais Makita Corporation, laquelle est titulaire d'un brevet déposé à l'OEB le 18 mai 1994 et distribuées par la société polynésienne Sin Tung Hing ainsi que des tronçonneuses dites Bomax, acquises auprès d'une société située en Chine.

Les sociétés Makita Corporation et Sin Tung Hing ont assigné la société Bricogite en contrefaçon et concurrence déloyale.

Choux blanc en première instance pour les demandeurs: Bricogite a fait valoir qu'elle avait acquis régulièrement les tronçonneuses et qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir vérifié si ces objets n'étaient pas contrefaits, la Cour a suivi.

Mais la Cour de Cassation retient que la Cour d'Appel aurrait dû vérifier si oui ou non Bricogite avait importé les produits en cause.

En effet, la contrefaçon par importation est en elle-même sanctionnée par le code.

Bref commentaire

L'INPI expose les moyens principaux de défense à une action en contrefaçon.

Il sera noté au passage que l'Institut opère un renvoi au site du CNB: grand merci, comme quoi!

S'agissant d'une importation, le débat central sera certainement placé sur le terrain:

1°) de la matérialité de l'importation

2°) le cas échéant, de l'épuisement du droit.

Là le terrain devient plus difficile...

Lorsqu'il existe une distribution en amont et que le produit entre sur le marché en cause après avoir circulé avec le consentement du titulaire.

En matière de brevets, le code (art L 613-8) dispose:

"Les droits conférés par la demande de brevet ou le brevet peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence imposées en vertu de l'alinéa précédent."

Il n'est d'ailleurs pas certain qu'une telle disposition résiste bien au droit communautaire si la distribution n'est pas conforme aux règlements d'exemptions applicables et que le marché est par trop étouffé...

D'ailleurs, l'article L613-6 du CPI dispose:

"Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire français, après que ce produit a été mis dans le commerce en France ou sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l' Espace économique européen par le propriétaire du brevet ou avec son consentement exprès."

L'examen des conditions de l'importation serait donc plus minutieux qu'en matière de marques, le code étant plus général dans sa formulation de la règle:

Article L713-4 §1:

"Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement."

En matière de marques, la sanction d'un tel manquement après examen de l'importation par les premiers juges doit-elle se faire sur le terrain de la contrefaçon ou de la violation d'un contrat?

La cour de cassation a répondu le 28 octobre 2008 de façon radicale: "qu'en énonçant que l'autorisation donnée par la société Levi Strauss et compagnie à la société Métro portait seulement sur l'écoulement des stocks par l'intermédiaire du réseau de distribution du groupe Métro sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Métro ne vendait pas ses produits uniquement auprès des professionnels, fait notoire que la société Levi Strauss et compagnie ne pouvait ignorer, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle et 1134 du code civil

Mais attendu, d'une part, que les produits en cause ayant été mis dans le commerce hors de l'Espace économique européen, la cour d'appel, qui a constaté qu'après leur importation dans cet Espace, le titulaire en avait seulement autorisé l'écoulement par l'importateur, dans des conditions particulières que ce dernier n'avait pas respectées, a souverainement apprécié l'intention commune des parties à cette transaction, et a pu retenir que ces circonstances ne caractérisaient pas le consentement du titulaire de la marque à une mise dans le commerce de ces produits dans l'Espace économique européen, ni ne traduisaient une renonciation, expresse ou même implicite, à son droit de s'opposer à cette importation".

Impossible de déflorer le débat qui ne manquera pas de suivre sur cette décision.

Pour revenir à celle qui est en exergue, il sembleque l'examen des conditions de l'importation par les juges du fond et, désormais, par le juge de la mise en état qui doit ordonner des expertises pour comprendre les réseaux de distribution de plus en plus dématérialisés, donc les conditions des importations, est cruciale.

A suivre...

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Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du mardi 18 novembre 2008

N° de pourvoi: 07-17420

Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Favre (président), président

SCP Monod et Colin, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'importateur d'un produit contrefait est coupable de contrefaçon sans qu'il soit nécessaire d'établir qu'il a agi en connaissance de cause

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bricogite offrait à la vente dans un magasin de grande surface des tronçonneuses LS 1040, fabriquées par la société de droit japonais Makita Corporation, titulaire d'un brevet déposé à l'OEB le 18 mai 1994 et distribuées par la société polynésienne Sin Tung Hing ainsi que des tronçonneuses dites Bomax, acquises auprès d'une société située en Chine que les sociétés Makita Corporation et Sin Tung Hing ont assigné la société Bricogite en contrefaçon et concurrence déloyale

Attendu que pour rejeter l'action en contrefaçon de la société Makita Corporation, l'arrêt retient que la société Bricogite a acquis régulièrement les tronçonneuses et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir vérifié si ces objets n'étaient pas contrefaits

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Bricogite n'avait pas importé les produits litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la contrefaçon, l'arrêt rendu le 8 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée

Condamne la société Bricogite aux dépens

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit.

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