Colombani Avocat
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Epuisement d droit de marque et preuve de la contrefaçon... les risques de la distribution par internet!
24/10/2009

La CJCE dans l'affaire 135/2 FR 7.6.2003, ARRÊT DE LA COUR du 8 avril 2003

dans l'affaire C-244/00 avait posé le principe que dès lors qu'il existait un risque de cloisonnement du marché, les marques devaient prouver qu'il n'y avait pas épuisement de leurs droits en cas de poursuite d'un tiers qui se livre à une commercialisation hors réseau.

Une règle de preuve en vertu de laquelle l'épuisement du droit de marque constitue un moyen de défense pour le tiers poursuivi par le titulaire de la marque, de sorte que les conditions de cet épuisement doivent, en principe, être prouvées par le tiers qui l'invoque, est compatible avec le droit communautaire et, notamment, avec les articles 5 et 7 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992.

Cependant, les exigences découlant de la protection de la libre circulation des marchandises, consacrée, notamment, aux articles 28 CE et 30 CE, peuvent nécessiter que cette règle de preuve subisdes aménagements.

Ainsi, dans l'hypothèse où le tiers parvient à démontrer qu'il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux si lui-même supporte la charge de cette preuve, en particulier lorsque le titulaire de la marque commercialise ses produits dans l'Espace économique européen au moyen d'un système

de distribution exclusive, il appartient au titulaire de la marque d'établir que les produits ont été initialement mis dans le commerce par lui-même ou avec son consentement en dehors de l'Espace économique européen. Si cette preuve est apportée, il incombe alors

au tiers d'établir l'existence d'un consentement du titulaire à la commercialisation ultérieure des produits dans l'Espace économique européen.

Dans un arrêt du 7 avril 2009, la Cour de Cassation précise les règles probatoires pour invoquer l'épuisement des droits sur les marques en France.

Depuis l'arrêt DAVIDOF La Cour estime que le consentement, qui équivaut à une renonciation du titulaire à son droit exclusif d'interdire à tout tiers d'importer des produits revêtus de sa marque, constitue l'élément déterminant de l'extinction de ce droit. Selon la Cour, il lui appartient de donner une interprétation uniforme à la notion de “consentement” à une mise dans le commerce dans l'EEE afin d'éviter une protection variable suivant le droit national des Etats membres.

Compte tenu de l'importance de l'effet d'extinction du droit exclusif du titulaire de la marque, le consentement doit être exprimé d'une manière qui traduise de façon certaine une volonté de renoncer à ce droit. Cette volonté résulte normalement d'une formulation expresse du consentement. Cependant, dans certains cas, elle peut résulter d'une manière implicite d'éléments et de circonstances antérieurs, concomitants ou postérieurs à la mise dans le commerce en dehors de l'EEE, qui traduisent une renonciation claire du titulaire à son droit.

La dernière décision de la CJCE sur le consenement implicite, conjuguée aux risques de cloisonnement du marché qui sont induits par la cyberdistribution risque de mettre du piment dans les procés nationaux

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